第１章
米国特許制度の基本と特徴

1-1）公衆の利益

特許とは？

1-1-1）特許制度の底流にある原則

特許侵害テスト

1-1-2）法律的及び哲学的基礎

1-2）米国特許商標庁（USPTO）の面前における非衡平な行為の禁止

1-2-1）非衡平な行為（Inequitable conduct）

1-2-1-1）重要性（materiality）

1-2-1-2）意図（intent）

1-2-1-3）重要性と意図とのバランス

衡平とは

1-2-2）施行規則§ 1.56 の背景

1-2-3）非衡平行為の発覚の結果

1-3）ベストモード（最良の実施形態）要件

1-3-1）ベストモードの開示タイミング

1-3-2）ベストモード要件の分析

1-3-2-1）主観的検証

1-3-2-2）客観的検証

1-3-3）ベストモードを開示しなかった場合の効果

1-3-4）ベストモードと実施例

1-4）公衆への通知（Public Notice）及び禁反言

1-4-1）特許クレームの公衆通知機能

1-4-2）文言侵害

1-4-3）均等論の下での侵害

1-4-4）均等論における問題

1-4-5）包袋禁反言

1-4-5-1）補正に基づく禁反言：フェストケース

1-4-5-1-1）ウォーナージェンキンソン推定

1-4-5-1-2）フェスト推定

注意点

1-4-5-2）意見書に基づく禁反言

1-4-6）出願中における注意点

1-5）Oath 及びDeclaration

1-5-1）Oath 又はDeclaration が要求される背景

1-5-2）Oath に代わるDeclaration

1-5-3）Oath とDeclaration の相違

1-5-4）Declaration 及び委任状

1-5-5）Oath 及びDeclaration 要件

1-5-6）最小限の識別情報

1-5-7）署名後の改変の禁止

1-5-8）言語の問題

1-6）先発明主義

1-6-1）発明の先後の問題が生ずる状況

米国特許庁の所在地

1-6-1-1）抵触審査実務

1-6-1-2）施行規則§ 1.131 の下での引例の回避

1-6-2）最初の発明日の立証

1-7）特許出願の非公開の請求

1-7-1）公開をめぐる議論

サブマリン特許

1-7-2）妥協の解決

1-7-3）公開される出願の種類

1-7-4）早期公開

仮の権利：特許発行前の補償金請求

1-7-5）非公開の請求

1-7-6）外国若しくは国際出願を米国特許商標庁（USPTO）に通知する義務

1-7-7）非公開請求の撤回

1-7-8）出願の部分公開

付与後公開

2-1）有用特許

2-2）意匠特許

破線の効用

2-2-1）意匠特許の対象物

2-2-2）意匠特許の要件

2-2-2-1）機能性の欠如

2-2-2-2）使用中の視認性

2-2-2-3）その他の要件

2-2-3）意匠特許の要素

2-2-3-1）タイトル

2-2-3-2）書面による説明

2-2-3-3）図面

2-2-3-4）単一クレーム

2-2-4）意匠特許の範囲

2-2-4-1）侵害テスト

2-2-4-1-1）通常看者テスト

2-2-4-1-2）新規点（Point of Novelty）テスト

2-2-4-2）均等論侵害

2-2-5）意匠特許の存続期間

2-2-6）意匠特許と有用特許との間の相違点

2-3）植物特許

植物発明は他の法律によっても保護され得る。

2-3-1）植物特許によって保護される対象物

2-3-2）植物特許の要素

2-3-3）図面

2-3-4）植物特許出願の増加傾向

3-1）国内及び国際出願

3-2）国内特許出願の種類

3-2-1）仮出願

3-2-1-1）国内優先制度

3-2-1-2）仮出願制度の特徴

日本語出願

3-2-1-3）仮出願から非仮出願への変更

3-2-2）非仮出願

3-2-3）継続した（Continuing）出願

FWC、CPA、RCE

3-2-3-1）継続(Continuation)出願

3-2-3-2）分割出願

3-2-3-3）一部継続（CIP）出願

3-2-4）親出願

3-2-5）他のタイプの国内出願

3-3）国際出願

§ 111 及び§ 371 内国出願の相違

4-1）法定主題（statutory subject matter）のカテゴリ（米国特許法§ 101）

生物及びコンピュータ関連発明

4-2）米国特許法§ 101 における「有用性（utility）」という要件

「有用性（utility）」と「役立つかどうか（usefulness）」

4-3）新規性（novelty）要件とその他の特許要件（米国特許法§102）

4-3-1）先行する公知、公用、特許付与または刊行物（米国特許法§ 102(a)）

4-3-1-1）「この国において他人により知られまたは用いられた」とは

米国特許法§ 102 に規定されている複数の法定阻害事由・法定拒絶理由（statutory bar）

4-3-1-2）「特許されまたは刊行物に記載され」とは

4-3-1-3）発明者自身の製品（発明品）・行為

4-3-1-4）引用文献のswear behind

4-3-2）法定阻害事由（米国特許法§ 102(b)）

4-3-2-1）「特許されまたは刊行物に記載され」

4-3-2-2）「この国において公に使用されまたは販売に供せられ」

4-3-2-2-1）「公用Public Use」

4-3-2-2-2）「販売に供せられon sale」

4-3-2-3）「米国での特許出願の１年以上前に」

4-3-2-4）実験として使用した場合の原則（ドクトリン）（Experimental Use Doctrine）

4-3-3）「発明の放棄」（Abandonment of Invention）（米国特許法§ 102(c)）

4-3-4）「米国以外の国での特許または発明者証」（米国特許法§ 102(d)）

4-3-5）米国出願日または国際出願日を出願人側が利用する場合offensive reliance （米国特許法§ 102(e)）

4-3-5-1）米国特許法§ 102(e)の現在の条文

4-3-5-2）米国特許法§ 102(e)の従来技術

4-3-5-2-1）「米国特許」

4-3-5-2-2）米国特許出願公開

4-3-5-2-3）国際出願（PCT 出願）のWIPO による公開

4-3-5-3）国際出願の優先権主張日が米国特許法§102(e)の米国出願日になる場合

4-3-5-4）例外：米国特許法§ 102(e)AIPA 改正前の条文が適用される場合

4-3-6）発明者でない出願人：米国特許法§ 102(f)

4-3-7）他人が先に発明をしていた場合：米国特許法§102(g)

4-3-7-1）「この国でなされた」とは

4-3-7-2）「他の発明者により」とは

4-3-7-3）「放棄、隠匿もしくは隠蔽していない場合」とは

4-3-7-4）米国特許法§ 102(g)の最後の文

4-3-8）その他の従来技術

4-3-8-1）自認従来技術（Admitted Prior Art）

4-3-8-2）内在的に開示されている（inherent）内容が従来技術となる場合

4-4）非自明であること　米国特許法§ 103

米国特許法§ 102(e)−(g)と§ 103 との関係

4-4-1）判例Graham v. John Deere

4-4-1-1）従来技術の範囲と内容

4-4-1-2）当該技術分野における当業者のレベル

4-4-1-3）クレーム発明と従来技術の相違点

4-4-1-4）非自明性の客観的証拠

4-4-2）一応自明であるという拒絶理由（prima facie obviousness）

Prima Facie

4-4-2-1）一応自明であるという拒絶理由を出すための条件

4-4-2-1-1）従来技術を修正または組み合わせるための示唆または動機

4-4-2-1-2）合理的に考えてそれが上手く行くと期待できること

4-4-2-1-3）全てのクレーム構成要件が教示または示唆されていること

4-4-2-2）一応自明性であるという拒絶理由にどう応えたらよいか

4-5）ダブルパテント（Double Patenting）

ターミナルディスクレーマ（Terminal Disclaimer）

4-5-1）ダブルパテント禁止の原則：その目的

4-5-2）ダブルパテントの種類

4-5-2-1）法定ダブルパテント拒絶理由（Statutory Double Patenting）

4-5-2-2）自明性ダブルパテント

4-6）明細書に関する要件：米国特許法§ 112

クレームは明細書の一部である（Claims are Part of the Specification）

4-6-1）米国特許法§ 112 第１段落：特許開示書面

4-6-1-1）記載要件

4-6-1-1-1）発明者が所有しているものなのか（Possession）

4-6-1-1-2）新規事項（New Matter）

4-6-1-2）実施可能要件

4-6-1-2-1）過度な実験（Undue Experimentation）

4-6-1-2-2）考慮されるべき事項

4-6-1-3）ベストモード要件（Best Mode Experimentation）

4-6-2）米国特許法§ 112 第２段落：クレーム

5-1）特許出願の郵送証明書と料金支払い証明書

出願書類の郵送証明書と料金支払い証明書を一体化した書面

5-2）出願データシート（Application Data Sheet: ADS）

出願データシートによる出願情報の訂正・変更

5-3）明細書

5-3-1）発明の名称

5-3-2）関連出願に関する記述

「関連出願に関する記述」をいつ記載すべきか

5-3-3）米国連邦により資金援助を受けている研究開発であることのステートメント

5-3-4）シーケンスリスト、表またはコンピュータプログラムをコンパクトディスク（CD）に保存して添付書類として提出する場合

5-3-5）発明の背景（Background of the Invention）

「発明の背景」を記載するときの注意点

5-3-6）発明の概要（Brief Summary of the Invention）

5-3-7）図面の簡単な説明（Brief Description of the Drawings）

5-3-8）発明の詳細な説明（Detailed Description of the Invention）

5-3-9）クレーム（Claims）

複数従属クレーム

5-3-10）アブストラクト（Abstract of the Disclosure）

アブストラクトを参照したクレーム解釈

5-3-11）シーケンスリスト（Sequence Listing）

5-4）図面（Drawings）

米国特許商標庁による図面提出要求

5-5）宣言書または宣誓書（Oath or Declaration）

5-6）料金（Fees）

米国特許商標庁の料金表

5-7）譲渡（Assignment）

譲渡証の登録

5-8）出願方法

5-8-1）手渡し（by Hand）または宅配（Via Courier Services）

5-8-2）米国郵便局による配達

郵送証明書（Certificate of Mailing）

5-8-2-1）普通郵便による書類提出（Regular U. S. Mail）

5-8-2-2）速達郵便による書類提出（Express Mail）

5-8-3）ファックスによる書類提出（Via Facsimile）

5-8-4）電子出願システム（Electronic Filing System; EFS）

6-1）クレームの種類（Types of claims）

6-1-1）プロダクトバイプロセスクレーム（Product-by-Process Claim）

Incorporation by Reference

6-1-2）ジェプソンクレーム（Jepson Claims）

6-1-3）マーカッシュクレーム（Markush Claims）

6-1-4）ミーンズプラスファンクションクレーム（Means-Plus-Function Claims）

6-2）クレームの構造（Claim Structure）

6-2-1）プリアンブル（Preamble）

6-2-2）移行句（Transition words）

6-2-2-1）オープンエンド移行句（Open-Ended Terminology）

6-2-2-2）クローズド移行句（Closed Terminology）

6-2-2-3）一部クローズド移行句（Closed Terminology）

6-2-2-4）その他の移行句（Other Transition Words）

6-2-3）ボディ（Body of the Claim）

スモールエンティティ（Small Entity）

6-3）クレームにおける表現（Claim Terminology）

ニューマター（New Matter）とニューイシュー（New Issue）

6-3-1）機能的表現（Functional Language）

6-3-2）相対的表現（Relative Terminology）

6-3-3）例示的表現（Exemplary Language）

6-3-4）範囲（Ranges）

6-3-5）前記、上記（Said）

6-3-6）Whereby 及びThereby

6-4）米国特許法§ 112 第６段落（特殊なプラクティス）

6-4-1）means ＋ function の範囲

6-4-2）means ＋ function が使用された場合の推定

6-4-3）「対応する構成」（Corresponding Structure）

6-4-4）米国特許法§ 112 第６段落のおける均等物

6-4-5）均等論との比較（Comparison with Doctrine of Equivalents）

6-4-6）米国特許法§ 112 第１段落について

Primary Examiner/Supervisory Examiner

7-1）IDS とは？

なぜIDS を提出しなければならないのか：２つの重要な理由

7-2）提出しなければならない情報

7-3）開示義務を負う者（Individuals Bound by the Duty of Disclosure）

一部継続出願（CIP）の場合の注意点

7-4）IDS の内容

7-4-1）情報のリスト

関連性の説明と部分翻訳が提出されたにも拘わらず、非衡平行為（inequitable conduct）と認定されたケース

7-4-2）文献のコピー

7-4-3）非英語文献の関連性の説明

A、X 及びY カテゴリの文献の取り扱い

7-5）IDS の提出時期

7-5-1）出願から３ヶ月または第１回局通知送付の前（施行規則§ 1.97(b)）

7-5-2）第１回局通知後であって最終局通知の前または許可通知前（施行規則§ 1.97(c)）

7-5-3）最終局通知後または許可通知後であって、特許発行料金支払い前（施行規則§ 1.97(d)）

特許発行料金支払い後に文献を知った場合

7-6）マテリアルな情報を開示しない場合の罰則

情報開示制度に関するその他の知識

8-1）米国特許商標庁からのコミュニケーション

米国内でされた発明は、必ずしも外国での前に米国で特許出願されなくてもよい

8-1-1）最初のコミュニケーション（Initial Communication）

8-1-3）局指令（Office Action）

8-2）限定要求（restriction requirement）と選択要求（election of species requirements）

国際的な発明の単一性（Unity of Invention）基準は、あるケースに適用されるが、適用されない場合もある

8-2-1）限定要求（Restriction Requirement）

8-2-1-1）“独立（independent）”の意味

8-2-1-2）“識別される（distinct）”の意味

8-2-1-3）審査官に要求される重い立証責任（Serious Burden）

8-2-2）選択要求（election of species requirement）

8-2-3）限定及び選択手続き

8-2-3-1）限定要求のタイミング

8-2-3-2）選択のタイプ

8-2-3-3）反論とともにする、或いは反論を伴わない（with or without traverse）選択

8-3）実体的局指令（Office Action on the merits）

拒絶（rejection）とオブジェクションの相違

8-3-1）審査官によるレビュー

8-3-2）最初の局指令（initial Office Action）

8-3-3）出願人の応答

8-3-4）後続の局指令

8-3-5）最後の局指令とアドバイザリー・アクション

8-3-6）許可（allowance）及び発行（issue）

8-4）拒絶（rejections）

8-4-1）拒絶の理由（Reasons for Rejections）

8-4-2）拒絶の克服（overcoming）

8-4-2-1）二次的考慮事項（Secondary Considerations）

8-4-2-2）ルール131 宣誓供述書（affidavits）

8-4-2-3）ルール132 宣誓供述書（affidavits）

9-1）審判請求のタイミングと要件

ボード（The Board of Appeals）

9-2）審判請求書（Notice of Appeal）

9-3）審判請求理由書（Appeal Brief）

審判請求理由書での成功の秘訣

9-3-1）利害関係のある実際の当事者（Real party in Interest）

9-3-2）関連する審判及びインターフェアランス

9-3-3）クレームと補正の状況（status of claims and amendments）

9-3-4）クレームされた発明主題のサマリー（summary of claimed subject matter）

9-3-5）審判請求理由となる拒絶理由（Grounds of Rejection to be argued on Appeal）

9-3-6）主張（argument）

9-3-7）添付クレーム（Claims Appendix）

9-3-8）添付証拠及び添付関連手続き（evidence appendix and related proceedings appendix）

9-4）審判会議及び審査官の答弁（Appeal Conference and Examiner' s Answer）

審判合議体の参加なしでの審判での“勝利”

9-5）弁ぱく書（reply brief）

9-6）審判部での口頭審理（oral hearing before the board）

9-7）ボードでの審決（decision by the Board）

9-8）審決後（after the Board' s Decision）

ボードによる審決に承服しない場合のオプション

10-1）再発行出願の理由

10-1-1）誰が再発行出願できるか

10-1-2）再発行出願によって訂正可能なエラー

10-1-2-1）明細書又は図面の欠陥

10-1-2-2）本来クレームすべき範囲以外のものをクレームしたこと（claiming more or less than he had a right to claim in the patent）

10-2）再発行出願の時期

拡張型再発行での宣言書（Oath or Declaration）提出の時期

10-3）再発行出願でのクレームの制約

10-3-1）再発行クレームは、原特許と同様の発明に関するものでなければならない

10-3-2）再発行クレームは、原特許クレームに許容されない拡張をするものであってはならない

10-3-3）再発行クレームは、取り戻し禁止ルールに違反するものであってはならない（Reissue Claims must not violate the Recapture Rule）

審査官は、許可および取り戻しルールの考慮について理由を示す

10-4）再発行出願のパーツ

10-4-1）再発行出願明細書及び図面

10-4-2）再発行の宣言書

10-4-2-1）再発行の宣言書を作成可能な当事者

10-4-2-2）再発行の宣言書の内容

10-4-2-2-1）なぜ原特許に欠陥があるかの理由の陳述

10-4-2-2-2）再発行の理由となる少なくとも１つのエラーの特定

10-4-2-2-3）欺瞞的意図なくエラーが起きたことの陳述（Statement that error arose without any deceptive intention）

10-4-2-3）追加的な再発行の宣言書（supplemental reissue oath or declaration）

10-5）再発行出願の審査と補正

10-5-1）再発行出願の審査

10-5-2）再発行出願の補正

再発行出願で原特許クレームを残すことの利点

10-5-2-1）クレーム以外の明細書の補正

10-5-2-2）クレームの補正

10-5-2-3）図面の補正

10-5-2-4）補正は原特許と関連しなければならない

10-5-2-5）クレームの状況を示す説明

10-6）再発行の効果

絶対的な中用権と衡平法上の中用権

11-1）再審査請求の目的

再発行と再審査の相違

11-2）再審査請求の戦略的理由

11-2-1）第三者の再審査請求理由

11-2-2）特許権者の再審査請求理由

11-2-3）米国特許商標庁の再審査請求理由

再審査請求に伴う潜在的リスク

11-3）再審査の特徴

11-3-1）再審査請求の時期

11-3-2）再審査で考慮される先行技術

再審査に起因する中用権（Intervening rights resulting from reexamination）

11-3-3）特許性に関する実質的に新たな疑問（substantial new question of patentability）

11-4）再審査のタイプ: 査定系と当事者系（types of reexamination: Ex Parte and Inter Partes）

再審査の包袋は公衆にオープンとなる

11-4-1）査定系再審査

11-4-1-1）誰が再審査請求できるか

11-4-1-2）再審査許可の決定

11-4-1-3）特許権者による陳述

特許権者の陳述書を提出すべきか否かについての実務上のヒント

11-4-1-4）請求人による答弁（Reply by requester）

11-4-1-5）再審査手続き

11-4-1-5-1）再審査手続きは迅速処理される（reexamination proceedings are conducted with special dispatch）

11-4-1-5-2）審査官とのインタビュー

11-4-1-5-3）クレームを拡張することはできない（Claims may not be broadened）

11-4-1-5-4）再審査手続での決定に対する不服申し立て（Appeal of Decision in reexamination proceeding）

11-4-1-5-5）再審査証書（reexamination certificate）

11-4-2）当事者系と査定系再審査との相違点

11-4-2-1）当事者系再審査に関与する者

11-4-2-2）インタビュー及び通信（interviews and correspondence）

11-4-2-3）不服申し立て

11-4-2-4）料金

12-1）インターフェアランスとは何か？

12-1-1）２つ以上の出願の間でのインターフェアランス

12-1-1-1）有効出願日（effective filing date）の違い

12-1-1-2）他の基準

12-1-2）出願と特許との間のインターフェアランス

12-1-2-1）出願は１年以内に同じ発明をクレームしなければならない

12-1-2-2）出願中少なくとも１つのクレームは特許可能でなければならない

12-1-2-3）他の要件

12-2）カウント（counts）

米国法におけるラテン用語

12-3）インターフェアランスプロセスの開始

12-3-1）出願人による請求

12-3-2）審査官による開始

12-4）インターフェアランス手続き

新しい米国特許商標庁のキャンパス

12-4-1）ボードがインターフェアランスの決定を行なう

12-4-2）発明の優先順位の決定

12-4-3）ボードによる決定

12-4-4）ボードによる決定の効果

13-1）特許期間延長の根拠

最初に発行された特許

13-1-1）米国特許商標庁の迅速な応答の保証

13-1-2）３年以内の出願の審査係属の保証

13-1-3）インターフェアランス、秘密命令、審判に起因する延長

13-2）特許期間延長の制限

13-3）特許期間の計算

13-4）特許期間延長への不服申し立て

通し番号とは対照的な出願番号

14-1）連邦地裁（Federal District Court）

マークを付さない場合の損害回復の制限

14-1-1）訴状とディスカバリー

14-1-2）可能な救済

14-2）ITC（国際貿易委員会）

開示による献上、及び放棄のルールに留意（Beware the Disclosure-Dedication and Disclaimer Rules）

14-2-1）調査（investigation）

14-2-1-1）指名被提訴人への訴状送達

14-2-1-2）ディスカバリー規則

14-2-1-3）ITC 担当官の関与

14-2-1-4）初期決定

14-2-1-5）最終決定

14-2-2）救済

14-2-2-1）一時的排除命令

14-2-2-2）永久排除命令

14-2-2-3）停止命令

14-2-2-4）差し押さえ及び没収命令

14-2-3）国内産業（Domestic Industry）

14-3）ITC 手続きの利点と欠点

14-3-1）利点

14-3-1-1）強力かつ迅速な救済

14-3-1-2）和解ツール

14-3-1-3）ITC 手続きのスピード

14-3-1-4）行政法律判事による決定（陪審員との比較において）

14-3-1-5）ITC 手続きは連邦地裁への提訴に拘束力を持たない

14-3-2）ITC 手続きの欠点

米国特許公開コードについてのガイド